天津市翔悦密封材料有限公司与天津市朗宸密封材料有限公司等商业秘密侵权纠纷上诉案
唐青林
一、案件来源
天津市第一中级人民法院（2003）一中民三初字第771号、天津市高级人民法院（2004）津高民三终字第23号判决书。
二、案件要旨
权利人在考虑采用专利或商业秘密方式保护自己的技术信息、科技成果时，应对反向工程的难易、科技成果价值的期限、能够获得专利的可能性、经济价值的大小等各因素进行综合考量，以此采取最符合技术信息和企业特点的方式，实现利益的最大化。
三、基本案情
原告翔悦公司成立于1997年4月，经营范围为密封材料、密封剂、密封工程技术服务等。1999年10月11日，该公司与案外人中国石化集团武汉石油化工厂共同研制的“通用型耐高温密封剂”通过了中国石油化工集团公司技术开发中心的“科学技术成果鉴定”，双方约定该产品的“知识产权和使用权归翔悦公司所有”。此后，翔悦公司委托长兴橡塑制品厂（以下简称“长兴厂”）加工该密封剂，双方就该密封剂的加工事项进行了口头保密约定。2000年10月12日，翔悦公司向国家专利局就该“通用型耐高温密封剂”配方申请发明专利，该专利申请于2001年3月21日公开。翔悦公司认为该专利所载明的密封剂配方及密封剂加工单位为其商业秘密，应予保护。
2000年8月，被告陈某应聘在翔悦公司担任汽车司机工作。2001年2月12日，陈某与翔悦公司签订《无形资产保护协议》，约定陈某在职期间、离职后均不得泄露本单位的无形资产或利用单位的无形资产为翔悦公司以外的单位和个人牟利。在翔悦公司工作期间，陈某曾多次为翔悦公司的客户发送货物，其中包括翔悦公司在诉讼中主张的业务客户新疆吐哈油田工程技术中心和抚顺石化工程公司。当时的装箱明细表上记载有收货人的姓名、电话及详细地址，其上的发货人签名均为陈某。
2001年3月陈某离开翔悦公司后，于同年4月12日注册成立了朗宸公司并担任该公司的法定代表人。该公司经营范围为零售兼批发密封材料粘接剂、密封剂、密封工具等产品。2001年4月至6月期间，朗宸公司分别向新疆吐哈油田工程技术中心、扬子石化有限公司检修公司和抚顺石化工程公司设备科发出销售产品的信函，其上载有朗宸公司企业质量标准和产品价目表，主要内容与翔悦公司企业标准和产品价目表相同。
后翔悦公司以陈某、朗宸公司侵犯其技术秘密、经营秘密为由，向天津市第一中级人民法院提起诉讼。
经查明，朗宸公司曾两次找到上诉人翔悦公司的密封剂加工单位长兴厂，要求加工密封剂，但长兴厂因与上诉人翔悦公司有保密约定，拒绝了陈某的请求。其后经案外人介绍，长兴厂同意为朗宸公司加工密封剂。本案二审期间，长兴厂会计李某证实长兴厂为朗宸公司加工过60公斤密封剂，所用配方与翔悦公司的相同。
另查，2003年12月、2004年1月朗宸公司派人先后两次到案外人天津市腾飞化工总厂堵漏，所用密封剂和设备为陈某自带，两次堵漏开具的“技术服务费”分别是人民币7000元和7500元。
四、法院审理
天津市一中院经审理后认为，本案原告翔悦公司主张保护的技术信息特指“通用型耐高温密封剂”的配方，但为此原告仅提供了一份成果鉴定书，不足以证明其主张保护的权利内容及其权利归属，故原告的该项诉讼请求，法院不予支持。原告主张保护的经营信息，包括其制定的企业标准、产品价目表和客户名单。由于原告未就其企业标准和产品价目表具备商业秘密的“不为公众所知悉”、且“已采取保密措施”提供相关证据，故其该项诉讼请求，法院不予支持。至于原告主张的包括扬子石化有限公司检修公司等三个单位的客户名单信息，虽被告陈某承认该三单位早在2000年即与原告确立业务关系，但被告同时也否认其作为原告单位的业务员接触过上述三客户的事实，且原告也未能举证证明其主张的该事实，故原告主张被告侵害其客户名单经营信息的诉讼请求，法院亦不予支持。
另，关于原告依据与被告签订的保密协议主张被告违反约定，在与原告解除劳动合同后三年内即经营同类业务，应依法承担违约责任的主张。法院认为，劳动合同双方当事人自愿签订的竞业限制条款，应受法律保护，但用人单位在对员工竞业限制的同时应给予一定数额的经济补偿。在本案的保密协议中，约定了员工应尽竞业限制之义务，却没有赋予员工应获经济补偿费的权利，故该条款应认定为无效条款。故原告关于被告存在违约行为应承担相应法律责任的请求，法院不予支持。综上，法院判决驳回翔悦公司的诉讼请求。
翔悦公司不服一审判决，向天津市高院提起上诉。请求依法改判，支持其诉讼请求。其上诉理由主要为：上诉人的商业秘密包括“通用型耐高温密封剂”产品的配方、施工操作方法及上诉人经营信息和客户名单；被上诉人陈某与上诉人签有《无形资产保护协议》，但被上诉人却违反协议约定，利用其曾系上诉人单位工作人员之便，大量窃取上诉人的商业秘密后，成立被上诉人朗宸公司，从事与上诉人相同的业务，利用上诉人已形成的客户资源，进行不正当竞争，严重侵犯了上诉人的合法权益，理应承担侵权责任。
被上诉人陈某辩称：其在翔悦公司期间仅是汽车司机，而非技术人员，无法知道翔悦公司的密封剂配方内容，因此不可能侵犯翔悦公司的商业秘密；翔悦公司带压密封剂配方为公知技术，客户名单亦可从公开渠道获得。为此，陈某在二审中提供了带压密封堵漏技术的有关书籍、网上下载的与带压堵漏相关网页等证据。被上诉人朗宸公司辩称其从未生产过密封剂，也不掌握翔悦公司密封剂的配方。
天津市高院经审理后认为，上诉人提供的证据可以证明其主张的“通用型耐高温密封剂”配方的权属。但该配方申请专利公开后，已丧失技术秘密的属性，不应再主张作为技术秘密予以保护。同时上诉人提供的证据不能证明在该配方公开前，被上诉人用非法手段获取了该配方以及用该配方制造产品。因此对上诉人主张被上诉人侵害其技术秘密“通用型耐高温密封剂”配方的主张，法院不予支持。但上诉人主张的与该密封剂相关的客户名单等经营信息，具有秘密性，价值性，且经上诉人明示并采取了保密措施，应属上诉人的商业秘密。对此无论上诉人与被上诉人陈某之间是否订有保密协议或者原判认定的保密协议是否有效，均不影响依法对上诉人商业秘密的保护。根据相关证据可认定，被上诉人陈某在上诉人处工作期间，获悉了上诉人的客户名单等经营信息；二被上诉人在经营期间，在相同经营领域利用了上诉人的客户名单及加工单位等经营信息并获取利益，故可认定二被上诉人的行为构成对上诉人商业秘密侵害的不正当竞争行为，应依法承担连带侵权责任。但上诉人主张因依照被上诉人侵权行为而致业务中断来计算其损害赔偿数额的请求，证据不足。故鉴于本案上诉人因侵权造成的直接损失或被上诉人因侵权所得利润难以计算，法院根据被上诉人侵权行为的主观恶意程度、侵权行为的时间及对上诉人生产经营影响和上诉人维护权益所支付的合理费用等因素，酌情确定损失赔偿数额。
综上，天津市高院认为原审判决认定事实基本清楚，但适用法律不当，应予纠正。并最终作出了撤销一审判决；责令被上诉人陈某、朗宸公司停止使用与上诉人翔悦公司“通用型耐高温密封剂”相关的经营信息；并自判决生效之日起十日内，赔偿翔悦公司经济损失人民币3万元，二被上诉人承担连带责任的二审判决。
五、律师点评
本案中，原告翔悦公司主张二被告侵犯了其密封剂产品配方的技术秘密，但法院却以该配方申请专利公开后，已丧失技术秘密的属性，不能再作为商业秘密予以保护驳回了该诉讼请求。在之前关于商业秘密特征的案例中，我们已大致谈到了商业秘密与专利保护的不同，故本案中，主要来探讨一下权利人在保护自己的技术信息时，在专利保护与商业秘密保护方式之间该如何选择的问题。
对于自己的科研成果，权利人应根据不同情况，综合考虑后决定采取专利保护或商业秘密保护，大致可从以下几个角度进行考虑：
（1）反向工程的难易。反向工程是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。对权利人的科研成果而言，如果其他行为人不可能或者很难通过反向工程获得该技术，则权利人选择商业秘密保护较为适宜；而对于易被其他行为人以反向工程获得核心技术的科技成果，则权利人选择以专利保护为宜。
（2）科技成果价值的期限。随着科技的进步，技术更新换代的时间越来越短，因此权利人在决定科技成果的保护方式时，应将其“保质期限”，即能够为权利人创造价值的期限作为重要的因素加以考虑。如果该科技成果的保质期比专利保护期限要短，那么权利人可选择专利保护；如果该科技成果的保质期要远比专利保护期长，能为权利人创造源源不断的经济价值，那么就以选择商业秘密保护方式为宜。
（3）能够获得专利的可能性。专利法对专利的授予规定了严格的限制条件，即必须符合新颖性、创造性和实用性。故权利人在决定将技术成果申请专利之前，要先考察该成果是否具备了上述三个要件，若仅为一般的技术革新，不具备上述要件，那么很有可能不能被授予专利。而此时，由于该技术革新已通过专利申请前的公开程序成为了公知性技术，不再具备秘密性，也就不能再作为权利人的商业秘密作为保护。因此，权利人在决定将技术成果申请专利前，须对其可能性大小进行评估，如果被授予专利的可能性过低，那么还是转为以商业秘密保护为宜，以免“赔了夫人又折兵”。
（4）经济价值的大小。权利人要获得专利保护需向有关部门支付一定的专利费用，因此，权利人在决定是否申请专利前，应从现实利益角度出发，对于经济价值大、投资回报率高的产品选择以专利方式加以保护；而对于经济价值较小的科技成果则选择以商业秘密的方式加以保护，以免投资大于回报。
综上所述，专利保护的要求多、时间短、范围窄，还要求技术信息的公开，但保护力度强，具有排他性；而商业秘密保护的要求少、时间长、范围广，还能将信息据为己有，但保护力度相对较弱，也没有绝对的排他性，他人可通过反向工程、自主研发等各种手段获得与权利人相同或类似的商业秘密。因此，权利人在考虑采用专利或商业秘密方式保护自己的技术信息时，应对各因素综合考量，以此达到最优目的，实现利益最大化。
编者注：本文摘自北京市安中律师事务所唐青林律师主编的《中国侵犯商业秘密案件百案类评》（中国法制出版社出版）。唐青林律师近年来办理了大量侵犯商业秘密的民事案件，为多起涉嫌侵犯商业秘密罪提供辩护，在商业秘密法律领域积累了较丰富的实践经验，欢迎切磋交流，邮箱：lawyer3721@163.com，电话：13910169772。